Così simili, così diversi: registrare il marchio negli Stati Uniti

Introduzione

Per quanto a livello globale vi sia una certa uniformità nella procedura di registrazione di un marchio, in alcuni Paesi esistono differenze sostanziali rispetto a quanto siamo soliti sperimentare in Italia o in Unione europea. In particolare, negli Stati Uniti, un mercato fondamentale per molte aziende italiane, la procedura di registrazione presenta peculiarità che è bene conoscere. Vediamo di seguito le principali differenze tra il sistema continentale e quello nordamericano.

La "base" della domanda di registrazione di marchio

Mentre in Italia o in Unione europea è possibile depositare una domanda di registrazione di marchio anche semplicemente in vista di un utilizzo futuro o addirittura potenziale, negli Stati Uniti in fase di deposito è necessario "giustificare" la domanda, ovvero spiegare per quale motivo si richiede la registrazione del marchio.
Esistono due possibili "basi":

• 1. Use-Based Application: È possibile indicare questa base se il marchio che si intende registrare è già utilizzato in commercio nel mercato statunitense. In sede di domanda dovrà essere depositato un "esemplare" del marchio come materialmente utilizzato, ad esempio una fotografia del prodotto presente sullo scaffale di un negozio con prezzo esposto in USD, oppure una cattura dello schermo di un browser che mostra l'offerta del servizio per il mercato statunitense con testo in lingua inglese.
  
• 2. Intent-to-Use Application (ITU): Se il richiedente non ha ancora iniziato ad utilizzare il marchio domandato nel mercato locale, è possibile fondare la domanda di registrazione sul c.d. intento d'uso futuro. In questo modo la necessità di dimostrare l'uso effettivo del marchio non viene meno ma risulta differita. La domanda di registrazione verrà infatti esaminata e, nel caso, pubblicata.
  Al termine del periodo di pubblicazione, in assenza di contestazioni di terzi, l'Esaminatore emetterà la c.d. Notice of Allowance, ovvero un "avviso" con il quale il richiedente viene informato del fatto che il marchio è pronto per essere registrato, salvo deposito della documentazione che attesti l'uso effettivo del marchio per tutti i prodotti rivendicati.
  
  A quel punto potranno configurarsi diversi scenari:
  • a. Se il richiedente ha effettivamente utilizzato il marchio per tutti i prodotti e/o servizi rivendicati in sede di deposito della domanda, dopo aver fornito le relative prove d'uso, il marchio verrà registrato.
  • b. Se il richiedente ha effettivamente utilizzato il marchio ma solo per alcuni tra i prodotti e/o servizi rivendicati in sede di deposito della domanda, allora il marchio dovrà essere "limitato" e, dopo aver fornito le relative prove d'uso, il marchio verrà registrato solo con riferimento ai prodotti e/o servizi per i quali è stato possibile dimostrare un uso effettivo.
  • c. Se il richiedente non ha ancora iniziato ad utilizzare in maniera effettiva il marchio, sarà necessario chiedere una proroga di 6 mesi (ripetibile per un massimo di 36 mesi complessivi), pagando una piccola tassa ufficiale.
  
  È fondamentale comprendere che, a differenza di quanto avviene in Italia ed in Unione europea, in ogni caso non sarà possibile ottenere la registrazione in assenza della dimostrazione dell'uso effettivo del marchio nel mercato statunitense.



Esame "sostanziale"

In Italia ed in Unione europea, dopo il deposito la domanda di registrazione di marchio viene "esaminata" da un funzionario per verificare che essa presenti i requisiti di legge per poter essere ammessa a pubblicazione. Questo "esame ufficiale" verte solo sui requisiti astratti di "registrabilità": l'esaminatore verifica che il segno domandato sia registrabile come marchio, che sia dotato di sufficiente "capacità distintiva" e che non sia illecito.
Invece ogni valutazione sulla c.d. "novità" del marchio, ovvero sulla possibile interferenza con marchi anteriori identici o confondibilmente, è lasciata all'attivazione (eventuale) dei terzi titolari di tali diritti, terzi che, durante il periodo di pubblicazione, potranno contestare il marchio domandato mediante "opposizione".
In altri termini, in Italia ed Unione europea un marchio verbale "Coca-Cola" sicuramente supererà l'esame ufficiale, poiché presenta tutte le caratteristiche per essere "astrattamente" concesso: segno registrabile, dotato di capacità distintiva, non illecito. Prevedibilmente la domanda verrà poi contestata in sede di pubblicazione mediante opposizione da parte dell'azienda titolare del noto marchio anteriore.

Negli Stati Uniti, invece, l'esaminatore, oltra ad aver il compito di verificare la rispondenza della domanda ai requisiti di legge per la sua "registrabilità astratta", ha anche il potere di rifiutare marchi che, a suo parere, risultano confondibili con marchi anteriori. In altri termini, l'esaminatore statunitense svolge una vera e propria ricerca di anteriorità.
Quando l'esaminatore trova uno o più marchi confondibilmente simili a quello domandato (ovviamente per prodotti / servizi identici o affini), emette una "Azione Ufficiale", ovvero un rifiuto provvisorio della domanda, concedendo al titolare della stessa la facoltà di depositare una replica.
Questo significa che negli Stati Uniti una domanda di marchio potrebbe essere rifiutata d'ufficio a causa della presenza di marchi anteriori, anche se i titolari di tali anteriorità mai si sarebbero attivati per la contestazione della domanda.



Durata e requisito dell’uso

In Italia ed in Unione europea un marchio ha durata amministrativa pari a 10 anni, a contare dalla data di deposito.
Durante questo decennio, al titolare del marchio non è richiesta alcuna attivazione formale per mantenere in vita il titolo, anche se è importate notare che l'interruzione dell'utilizzo del marchio per cinque anni consecutivi permetterebbe a terzi interessati di chiedere che ne venga dichiarata la "decadenza".

Negli Stati Uniti, invece, un marchio ha durata amministrativa pari a 10 anni ma a contare dalla data di registrazione.
Inoltre, tra il 5o ed il 6o anno dopo la registrazione, il titolare del marchio è tenuto a fornire una Dichiarazione d'Uso, fornendo la prova che il segno è ancora effettivamente utilizzato nel mercato locale.
Anche in questo caso potranno configurarsi diversi scenari:
• a. Se il richiedente ha effettivamente utilizzato il marchio per tutti i prodotti e/o servizi oggetto di registrazione dopo aver fornito le relative prove d'uso, il marchio continerà ad essere valido.
• b. Se il richiedente ha effettivamente utilizzato il marchio ma solo per alcuni tra i prodotti e/o servizi ggetto di registrazione dopo aver fornito le relative prove d'uso, il marchio continerà ad essere valido ma solo con riferimento ai prodotti e/o servizi per i quali è stato possibile dimostrare un uso effettivo.
• c. Se il marchio non è più oggetto di uso effettivo purtroppo il titolo verrà radiato dal registro, a meno di non riuscire a dimostrare che si sono verificate circostanze eccezionali e fuori dal controllo del titolare che hanno impedito l'uso del marchio.
  

La medesima prova d'uso, con le relative opzioni, viene inoltre richiesta in sede di rinnovo decennale, ovvero dopo dieci anni dalla registrazione.


Alessio Canova
Italian & European trademark and design attorney
Fondatore e CEO di C3PI, specializzato nella tutela e nella valorizzazione economica del marchio e degli asset di Proprietà Intellettuale